单方复审的专利实践要点
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在针对一已授权专利的单方复
审程序中，专利权人或任何对
该专利权持异议者均可在已公
开专利或文献的基础上对该项
专利提出复审请求。该请求人
所提出的复审必须基于满足美
国专利法（Title 35 United States Code）第102款或103款
规定的现有技术之上，换言之
，单方复审程序的基础不能是
专利申请的权项得不到书面描
述的支持，不具备可实施性或
不具备在先引用基础，即通常
所述的美国专利法第112款的专利
授权要求。请求人可以依法提
交复审请求，美国专利商标局
应在三个月内确定是否存在对
该授权专利的专利性构成挑战
的实质性新审查理由。如果存
在，那么专利商标局进行该专
利的复审。
以上概括的流程看似简单，收集
具有挑 战性的现有技术（最好是
在专利 授权过 程中没有被引用过
的），陈述请 求人认 为该现有技
术可以破坏专利性的 理由， 然后
专利商标局在三个月内确定是 否有
上述实质性新审查理由。然而，
现今，专利商标局在确定是否存
在上述实质性新审查理由的过程
中实施比较苛刻的要求，换言之
，请求人须承担相对繁重的举证
责任才能使得专利商标局同意复
审。尽管在专利商标局专利审查
过程中所参照的专利审查手册中
并没有言明，专利商标局建议请
求人在其请求书中以权项列表的
方式详细说明现有技术并针对每
个权项逐一应用该现有技术来论
证该权项不具备专利性。一个权
项中的每个术语都必须被一或多
篇现有技术所公开或提示。这种
论证应该逐行地对现有技术之公
开和该权项的某个技术特征进行
比较，如下表所示：
美国专利号 1,234,567-权项1
一种成分，包括x, y and z，以及一种该
成份的药理学可接受的盐。
现有技术 D1
D1在其第45页，第2栏，第4段描述了
一种包括x, y and z的成分以及一种该成
份的药理学可接受的盐。
然后，请求人应该单独论述该表
中所列 的权项和现有技术，从而
说明针 对权项1 存在对其专利性构
成挑战的实质 性新审 查理由。单
方复审请求的具体内 容要求
在美国专利法实施细则（Title 37 Code of Federal
Regulations）第1.150条中有所体现。美国专
利法第301 款规定，请求人须“针对
至少一 项权项 ，解释说明该现有
技术的相关性 以及如 何应用该现
有技术来破坏该权项 的专利
性”。为严格满足该项规定，请
求人须 提交详实的如上所示的权
项列表 。请求 人还应在请求书中
复制并引伸说 明现有
技术中的图例。为了避免任何对现有
技术可能的错误理解，请求人对于现
有技术内容和图例的引用应该忠实于
原文。此外，请求人还应提供致使该
权项无效的其他可能争辩理由。例如
，请求人可以争辩每个权项技术特征
均被对比文件A公开从而不具备专利法
第102款所规定的新颖性，同时如果可行
，请求人还应争辩对比文件A和对比文
件B的组合使得该权项不具备专利法
第103款所规定的创造性。
如果可行，请求人还应考虑加入专
家证词来支持其论点，例如利用专
家证词支持对现有技术的解释，支
持该现有技术的公开日，支持多篇
现有技术的组合动机，以及驳斥诸
如商业成功的辅助专利性考虑因素
。最后，请求人还应尽可能地限定
所利用的现有技术的篇数。 这种策
略可以有效地减轻审查员的工作负
担，同时也符合专利实践中的配合
审查员工作的大环境。此外，请求
人还必须做出书面陈述，该书面陈
述应针对每一请求复审的权项列举
其实质性新审查理由。在目前的专
利实践中，该书面陈述必须详细并
具体。
如果专利商标局认为需要进行复审
，专利权人则有机会针对上述实质
性新问题提交意见陈述，包括在不
扩大权项范围的前提下修改权项或
增加新权项。如果专利权人提交该
意见陈述，则该意见陈述必须被转
达给复审请求人，然后该请求人在
两个月内针对该意见陈述作出答复
。之后，专利商标局在没有请求人
（非专利权请求人）参与的前提下
对授权专利的权项进行审查。随着
单方复审程序的完成，专利商标局
发出官方证书，该证书取消任何不
具备专利性的权项，证实和认可具
备专利性的权项，同时加入具备专
利性的新权项或修改权项。
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